No es raro que una marca que pretenda registrarse en el registro de Marca Nacional se enfrente a una oposición a solicitud de registro por parte del titular de una marca anteriormente registrada. Para evitar que esto pase, quien está intencionado a ver su marca registrada (o bien quien quiera hacer valer sus razones en frente a una oposición) debe tener cuidado a unas normas e a unos criterios que la legislación y la jurisprudencia nos facilitan.

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas. De las primeras trata el artículo 5 y de las segundas se ocupan los números 6 al 10.

La diferencia sustancial entre las dos prohibiciones es que las prohibiciones absolutas derivan per se del signo constitutivo por si mismo, sin necesidad de ningún tipo de comparación con registros o derechos anteriores. Se derivan directamente de la Ley.

Las prohibiciones relativas, que son las de las cuales entiende tratar este artículo, afectan a signos que en si mismos podrían ser registrados, en un análisis que solo tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley de manera general. En el caso de este prohibiciones el problema se pone en relación a marcas ya registradas.

Riesgo de confusión por el consumidor medio
A propósito de las prohibiciones relativas, hay que considerar de primaria importancia el art. 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001:
«Marcas anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior»

El punto central de la cuestión es que no se puede aceptar el riesgo de confusión entre las marcas por parte del consumidor medio.

Es este riesgo que el titular de la marca todavía no registrada debe evitar.

Análisis de la marca desde el punto de vista conceptual y fonético

Para averiguar la existencia de este riesgo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la marca desde el punto de vista conceptual y fonético.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, sentencia de 30 de Enero de 2014) afirma que para que una marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, una identidad o semejanza fonética y una identidad o semejanza de los servicios o productos (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, sentencia de 30 de Enero de 2014: «Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas»)

a) Identidad o semejanza fonética
Para entender como la jurisprudencia interpreta el tema de la identidad de las marcas, se agregan es seguida importantes y recientes sentencias relativas al tema en cuestión.

Se puede empezar diciendo que por la identidad o semejanza fonética, lo que hay que tener primariamente en cuenta es la impresión auditiva global que produce el denominativo en el consumidor medio sin descomponer los elementos o sílabas que lo formen: «Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico… Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes» (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, sentencia de 30 de Enero de 2014).

Como subraya el TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 26 de Diciembre de 2013 «El examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión —entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe)—»

La sentencia del Tribunal de Justicia asunto C-291/00, Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA interpreta que «(...) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio».

Además del criterio de la impresión de conjunto, hay otros criterios que la jurisprudencia utiliza en la análisis de las marcas:
• la identidad de la sílaba tónica de las marcas comparadas (se podrán considerar semejantes las marcas si la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir)

Es importante en este sentido acordar lo establecido por el Tribunal de Primera Instancia de la UE de 02-12-2008, en el conflicto entre las marcas BRILLO´S y BRILLANTE: «la similitud en la parte inicial de las palabras ... se ve compensada por las diferencias existentes ... en cuanto a las terminaciones, al número de sílabas y al acento tónico se refiere».

• el orden de las vocales que forman la denominación (se podrán considerar semejantes aquellos signos comparados que tengan la una sucesión de vocales en el mismo orden).
Un caso en el cual el Tribunal reconoció la semejanza de marcas fu en el conflicto entre PICARO y PICASSO: «los signos de que se trata se componen cada uno de tres sílabas, contienen las mismas vocales situadas en posiciones análogas y en el mismo orden...» (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de fecha 22 de junio de 2004).

Otro caso en el cual se reconoció la identidad de marcas fue en la sentencia de 30 de enero de 2014, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la cual se afirma que «en las denominaciones enfrentadas Grupo Sada (mixta) y Sadia no existen diferencias significativas pues la expresión preponderante Sada y Sadía solo se diferencia en la omisión del fonema -i- de la marca pretendida sonando al oído de forma parecida».

También el TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 26 de Diciembre de 2013 encuentra semejanza fonética entre dos marcas subrayando que «dicho vocablo ELLITE evoca a ELITE y de ahí que, aunque se constate la presencia de la letra LL, ésta tiende a pronunciarse, precisamente por aquella evocación conceptual, como L. Desde esta perspectiva fonética, por tanto, no cabe duda de la semejanza existente entre los vocablos de mayor distintividad ELLITE/ELITE».

b) Identidad o semejanza de los productos o servicios
Para que no exista el riesgo de confusión por el consumidor medio, es necesario que el producto representado por la marca que se quiere registrar tenga elementos distintivos respeto a productos similar. Si se habla de carne, por ejemplo, quien quiere registrar la marca tiene que contar con un tipo de carne que se destaque por características propias de otros tipos de carne que, dada la semejanza de producto, se puedan considerar aparentes, en el mercado, a la misma categoría.

Concluyendo el tema de la identidad o semejanza fonética y el tema se la identidad o semejanza de los servicios o productos, se evidencia cuanto afirma la Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ): “exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado (…) puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor”.

Análisis de la marca desde el punto de vista gráfico y visual

Para ayudar quien tiene dudas, se ponen en este artículo unas sentencias que pueden ser de guía para entender si hay o no riesgo de confusión entre la marca que se quiere registrar y una marca anteriormente registrada.

El TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 23 de Diciembre de 2013 afirma que «I Love Lanzarote, con gráfico consistente en la figura o representación de un corazón, en color rojo, junto al primer I, y las oponentes Lanzarote, con grafico que representa un circulo dentro de otro y diversas ramas en distintos colores, el grado de similitud de conjunto, fonética, gráfica y denominativa referido en la demanda resulta inexistente, dado que ademas de ser los gráficos diferentes, y pese a que comparten el termino Lanzarote, ello no ocurre con el resto denominativo de la solicitada, con lo que el termino geográfico Lanzarote no se estima factor de similitud suficiente, por lo que las diferencias referidas favorecen la pacífica convivencia de ambas marcas, dado que las similitudes referidas no conllevan que pueda producirse riesgo de confusión ni de asociación respecto de los específicos consumidores de los productos y servicios intentados proteger, ya que la visualización de los respectivos gráficos y diseños resulta diferenciación suficiente de los signos, ademas de ser titular la solicitante de un signo análogo prioritario».

Lo que es importante por la análisis de las marcas desde un punto de vista gráfico es valoración del elemento dominante de la correspondiente marca gráfica compleja.

La sentencia del Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 dice que «en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria».

 Al fin de este artículo, facilitamos un formulario para oponerse contra una solicitud de marca o para defenderse da dicha oposición.

El formulario es esquemático y sintético, es  un valido ayudo para acordar cuales son la partes que hace falta evidenciar en un escrito relativo a las marcas, sin olvidar de tener en consideración, en la análisis de la marca, los criterios y las sentencias anteriormente citadas.

Formulario de ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE (O DE ESCRITO DE DEFENSA CONTRA UN ACUERDO DE SUSPENSIÓN)

A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
(Nombre de las marcas opuestas) 

• DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL Y FONÉTICO:
1) Identidad o semejanza fonética
2) Identidad o semejanza de los servicios o productos
3) Identidad aplicativa (en caso de productos de la misma clase)

• DESDE UN PUNTO DE VISTA GRÁFICO Y VISUAL:
1) Características del dibujo (colores, posturas, detalles...)
2) Características de las palabras (posición en el dibujo, tamaño...)

• IDENTIDAD O SEMEJANZA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS

Por todo lo anterior, esta parte entiende que ha quedado ampliamente demostrada la imposibilidad (o posibilidad) de coexistencia entre las marcas y por eso la procedencia de acordar la definitiva denegación (o aceptación) de la solicitud de registro.